사업하면서 내용증명 한 번쯤 받아 본 적 있지 않은가? 상표권 침해금지 요청문도 종종 받아보거나 보내본 적 있을 것이다. 내용증명을 처음 받는 경우 어떻게 처리해야 할까?
상표침해 내용증명
내용증명은 법적 효력이 있는 문서는 아니며, 고소나 소송으로 바로이어지는 것도 아니지만, 일반적으로 전화나 이메일로 받는 요청보다는 더욱 무게감이 있는 ‘경고’이다. 특히 대리인을 통하여 내용증명을 보냈다면 법적 절차를 밟기 전의 최종통지로 인식이 되기 때문에, 상표권 내용증명을 받았다면 꼼꼼하게 확인해 볼 필요가 있다.
열에 여섯 정도는 침해가 아니라고 주장할 만한 근거를 찾아 회신문을 보내는 것으로도 충분히 해결이 가능하기도 하다. 상표침해로 내용증명을 받았을 때 어떻게 대처하면 좋은 지 단계별로 살펴보자. 필자가 실제 업무에서 사용하는 확인단계이기도 하다.
STEP 1 상표권이 실제로 존재하는지 확인하기
가장 우선으로 해야 할 일은 상표가 실제로 등록까지 완료되어있고 현재 유효한 지 확인하는 것이다. 상표 출원만으로도 상표에 관한 권리가 있다고 생각하는 이들이 많으며, 출원 후 거절이 되었지만 그 사실을 모른 채 등록이 된 것으로 알고있는 경우도 많다. 또 존속기간이 만료된 경우도 있다.
가장 먼저 한국특허정보원(www.kipris.or.kr)에 접속하여 상표명과 권리자 성명, 등록번호로 상표등록 상태를 확인한다. 등록이 되지도 않았거나 상표출원도 하지 않은 상태로 본인의 상표이니 사용하지 말라고 상표권 침해로 경고하는 경우도 빈번하게 있지만, 상표는 등록이 되어야 독점권이 생기며, 갱신신청을 통해 권리를 유지해야 유효하다.
또한 상표권자와 경고한 사람이 일치하는지도 확인하자. 남이 상표를 이미 등록해서 가지고 있는 사실도 모르는 채로, 즉 본인도 상표 침해 중인 것을 모르고 사용금지요청을 한 경우가 있다. 만일 상표가 등록된 상태가 아닌 출원 중인 상태라면 아직 권리가 확정된 것은 아니기 때문에 출원이 거절될 가능성도 있다. 이런 경우는 출원의 등록가능성에 대해 자문을 받고, 당장 조치를 취해야할지 아니면 등록결정이 확실해질 때까지 기다려야할 지 고민이 필요하다.
STEP 2 상표의 식별력 유무 확인하기
상표가 온전하게 등록이 된 상태라면, 상표권 침해를 주장하는 표장이 식별력이 없어 독점할 수 없는 부분으로 판단될 수 있지 않은 지 확인해 볼 필요가 있다. 식별력이 없는 부분은 로고 혹은 캐릭터, 다른 문자가 결합되어 있더라도 식별력이 생기지 않으므로, 상표권자가 독점할 수 없는 부분으로 상표권 침해주장을 하는 것이 아닌지 생각해봐야 한다. 상표의 식별력 유무에 대한 판단은 애매하고 정답이 없다. 그러므로 오히려 침해가 아니라고 주장해 볼 수도 있다.
STEP 3 상표와 상품의 유사 여부 확인하기
상표권은 유사상표와 유사상품까지만 생긴다. 등록된 상품과 침해라고 주장하는 사용상품이 전혀 비유사 하다면 상표권 침해가 아닐 수 있다.
STEP 4 상표권 침해 면제 사유 해당 여부 확인
위 3가지에 모두 해당이 된다면 상표권 침해 면제 사유에 해당이 되는 것은 아닌 지 확인해본다.
1) 상호적 사용
성명이나 상호와 같이 자신의 이름(인격권적인 성격의 표지)을 통상적인 방법으로 사용할 경우, 그것이 타인의 상표로 등록이 되어 있더라도 상표권 행사가 불가능하다. 이름은 상표도 아니기 때문이다.
상호 역시 이름과 같은 것으로, 상호는 상인의 이름에 불과하기 때문에, 성명에 상표권이 미칠 수 없는 것처럼 상호에도 상표권이 원칙적으로 미치지 않는다. 물론 상호로서의 사용인지 상표로서 사용한 것인지는 각 개별 사건마다, 사용의 형태마다 법원의 개별 판단이 되지만 일률적인 기준이 있는 것은 아니다. 그렇기 때문에 오히려 상호로 사용한 것이라 주장해 볼 수 있다.
2) 선사용권 존재 주장
타인의 상표출원 전, 이미 사용하여 국내에서 꽤나 알려진 상표의 경우라면, 타인이 출원한 상표가 등록이 되었더라도 계속 사용이 가능하다. 이를 선사용권이라고 하며, 선사용권으로 인정되기 위해서는 다음의 2가지 요건을 만족시켜야 한다.
① 타인의 상표출원일보다 먼저 사용해야 하며, ② 타인의 상표출원일 보다 먼저 국내에 어느 정도는 알려져 있어야한다.어느 정도 알려져 있는지에 대한 부분은 구체적인 판단이 필요한 부분이므로 타인의 상표출원 전에 이미 사용했다면 선사용권을 주장해볼만 하다.
STEP 5 상표등록에 대한 무효심판 or 취소심판 청구 검토
문제가 되었던 상표등록 자체에 무효사유 혹은 취소사유가 존재할 경우 등록무효 또는 취소심판을 통해서 상표 등록을 없앨 수도 있다. 국내외 주지저명한 상표의 모방상표이거나 3년 이내 불사용 상표인 경우, 자타상품 식별력이 없다고 생각되는 경우, 혹은 다른 선등록상표와 유사하다고 생각되지만 잘못 등록되었다고 생각되는 경우 등 다양한 무효 또는 취소 사유가 있으니 전략은 짜기 나름이다. 침해 주장을 피하기 위해서는 등록무효가 가장 좋으며 (소급효), 차선책으로 등록취소(장래효)도 시도해 볼만 하다.
STEP 6 합의
모든 사항을 검토했는데도 상표권자가 정당하게 권리를 행사하는 것으로 판단된다면 어떻게 해야 할까? 가급적 빠른 시일 내에 상표를 변경하고, 그동안 사용한 부분에 관해서는 선처해달라고 권리자에게 부탁하는 것이 가장 현실적인 대응이다.
2~3개월 간의 브랜드를 변경할 시간을 달라고 할 수도 있고, 라이센스 계약을 맺고 상표사용 허락을 받을 수도 있다. 상황에 따라서 약간의 합의금을 요구하는 경우도 있긴 하지만 너무 과한 정도가 아니라면 소송으로 진행하는 것보다는 이 정도로 끝내는 것이 현실적인 방법이다.
회신은 필수
마지막으로 상표권 내용증명을 받았을 때에는 안일하게 넘기기보다는 어떤 형태로든 회신을 하는 것이 좋다. 전화나 이메일, 팩스 등 어떤 방법으로든 좋으며, 형식이 정해진 것이 아니니 공문이 아니어도 괜찮다. 침해를 인정하고 선처를 호소하는 경우에도 정식으로 회신문을 보내서 브랜드를 변경할 시간을 버는 것이 좋다. 상대방이 형식과 절차를 갖춰서 경고를 하고 있다면, 그에 맞게 형식을 잘 갖추어 회신을 하는 것이 경험상 좋은 결과를 낼 수 있었다.
