특허는 기본적으로 보험이므로 제품 공개 전 모든 절차를 완료해두는 것이 가장 바람직하다. 그러나 다 알면서도 출원 전에 제품이 공개되어 버리는 경우가 있다. 이럴 때는 어떤 구제방법이 있을까?
‘특허출원은 언제 하면 좋나요?’는 매우 자주 받는 질문 중의 하나이다. 그런데 사실 정답은 모두 알고 있다. 모든 지식재산권은 제품 출시 최소 1년 전에 출원해서 제품 출시 전에 등록까지 완료되는 것이 가장 바람직하다.
등록까지 모두 완료되어 특허성과 창작성(디자인의 경우), 등록가능성(상표)까지 모두 검토가 끝난 후에 제품이 나오고 판매되는 것이 가장 아름다운 시나리오다. 특허출원의 등록률은 60% 정도이며 상표도 80% 정도에 불과하기 때문이다. 거절된 특허나 상표를 기반으로 제품을 출시하는 것이 위험한 시대라 결국 브랜드를 변경하거나 제품 자체를 포기해야 할 수 있다.
그러나 불행하게도 기술을 선도해 나가는 일부 글로벌 대기업을 제외하고 등록이 완료된 후에 제품을 출시하는 경우는 거의 없다. 특허등록까지 길면 2년, 상표의 경우도 1년 정도 걸리므로 정말 지속적으로 연구개발을 하고 5년 뒤 기술을 미리미리 출원하는 기업이 아니라면 등록완료 후 제품 출시는 꿈 같은 일이다. 그렇다면, 중소기업에게 필요한 현실적인 출원 전략은 어떤 것일까?
제품 콘셉트 확정 직후 바로 출원을 검토하고 준비해서 아무리 늦어도 제품 출시 전에는 출원해야 한다. 특허제도는 기본적으로 제3자의 모방금지청구를 위한 것이므로 제품이 출시되어서 혹시라도 미출원인 것을 이용해서 브랜드를 선출원 해버리거나(보도자료에 브랜드 노출 후 불과 3일 뒤에 상표출원이 된 적도 있다) 동일 기술 제품이 타인에 의해 먼저 공지되어 버리면 신규성 상실로 본인이 창작한 기술인데도 특허등록을 못 받을 수 있다.
디자인등록에 대한 등록무효심판의 성공률이 50% 정도인데 대부분이 신규성 상실로 출원 전 선공지됐다는 이유로 무효된다는 사실을 잊지 말자.
하지만 많은 경우에 특허나 디자인 출원 전에 제품이 공개된다. 예를 들어 시제품 상태에서 글로벌 박람회에 참가하는 경우가 있을 수 있다. 아직 제품이 확정되지 않은 상태지만 컨셉 상태로 박람회에 참가하는 일은 매우 보편적인 일이다.
박람회나 전시회 등에 참가해서 소비자들의 반응을 보는 것도 사업을 계속 진행해 나갈지에 대한 중요한 힌트가 되므로 기업 입장에서는 특허출원 전 박람회나 전시회에 참석하는 것이 경영상 더 타당할 수 있다. 그런데 이때 특허출원 없이 박람회나 전시회에 참가하는 것이 발명이나 디자인의 신규성을 잃게 할 수 있다. 본인이 창작한 발명이나 디자인일지라도 일단 공지되면 신규성이 없는 것으로 본다.
그 외에도 미처 출원 준비를 다 하지 못한 사이에 제품이 나와야 해서(예를 들어 계절상의 문제로 바로 출시해야 판매가 이뤄질 수 있다든지) 어쩔 수 없이 제품이 선공지 되는 경우가 있다. 어쨌든 특허보다는 매출이 우선이니까. 이런 경우의 발명자를 보호하기 위해서 우리 특허법은 <공지예외주장>제도를 운영하고 있다.
공지예외주장은 발명자(또는 출원인) 본인이 출원한 기술이나 디자인이 이미 공지되긴 했지만 그것은 발명자의 제품이므로 공지자료에서 제외해달라는 주장이다. 공지예외주장을 하면 기 공지된 제품이라도 공지되지 않은 것으로 보고 신규성 상실을 막을 수 있다.
단, 공지예외주장은 제한이 있다. 공지된 날로부터 1년 이내에 특허나 디자인 출원을 해야 하고, 공지예외주장을 별도로 해야 하며 공지일과 자료를 첨부한 신청서도 제출해야 한다. 공지날짜나 자료를 제출하는 것이야 실무상 아무런 문제가 없는데, 공지된 날로부터 1년 기한은 법정기간으로 불변이므로 반드시 준수되어야 한다.
이때 1년은 최선 공지일로부터 기산하므로 가장 앞선 공지일을 기준으로 1년 이내 출원하면서 가장 앞선 공지일과 그 자료를 제출하면 된다. 일부러 최선공지일과 자료를 제출하지 않고 기간에 맞춰서 적당히 제출하는 경우가 있는데, 요즘은 온라인으로 검색되지 않는 것이 거의 없어서 심사관이 이전 자료를 찾아낼 가능성이 높고 찾지 못해서 등록되더라도 향후 무효심판에 의해 등록이 무효될 수 있다.
특허뿐만 아니라 디자인도 신규할 것을 등록요건으로 하므로 마찬가지로 최선 공지일로부터 1년 이내에 디자인출원을 하면서 최선 공지일과 그 자료를 제출하면 구제될 수 있다.
이때 중요한 주의점이 있다. 우리나라의 공지예외주장은 타 국가에 비해 상당히 관대한 편이다. 대부분의 국가에서 공지예외주장을 인정하지 않으며, 인정하더라도 제한적으로 인정하는 경우가 더 많다.
미국, 일본의 경우 공지예외주장 인정 사유가 우리나라와 비슷하나, 중국의 경우는 공지예외주장을 인정은 하지만 그 공지형태는 ‘중국 정부에 의해 인정되거나 지원된 국제 박람회’, ‘중국정부에서 조직한 학술회’에의 공개만 인정한다. 논문공개도 인정되지 않는다. 유럽도 출원인(발명자)의 의사에 반하여 즉 무단 공개된 경우 또는 공식적 국제전시회만 인정한다.
기간 역시 유럽 6개월, 일본 6개월 등 국가마다 최선공지일로부터 출원해야 하는 시기가 다르므로 주의가 필요하다. 또한 기간의 기산점 역시 국가마다 다르게 운영하고 있다. 미국의 경우 우선권주장의 기초가 되는 출원(즉 한국출원)이 최선공지일로부터 1년 이내 출원되었다면 공지예외주장을 인정하고 해당 제품으로는 신규성을 상실하지 않은 것으로 보나, 일본의 경우는 자국 출원일(또는 국제출원일)로부터 6개월 이내 공지된 경우에만 공지예외를 인정한다.
보통 해외특허출원 표준 프로세스는 <국내특허출원(우선심사신청) → 국내특허등록결정 → PCT국제특허출원 또는 해외출원(우선권주장) → 국내단계진입> 순인데, 국제특허출원일이 출원일이 되므로 그 날로부터 6개월 이내에 공지했어야 일본에서는 공지예외가 인정된다. 국내특허출원 전에 제품을 공개하면 일본에서는 신규성을 상실한 것이 되므로 주의해야한다.
해외에 특허나 디자인을 출원할 예정이라면 그 해외출원 완료 후에 제품을 공개하는 것이 바람직하다. 국내특허의 결정 여부를 확인하고 해외출원을 고려하는 경우가 대부분이므로 해외출원 가능성이 있다면 최대한 제품 출시를 늦추고 우선심사 제도를 적극 이용해서 국내에서 빠르게 등록결정을 받고PCT국제특허출원을 한 후에 제품을 출시하는 것이 좋다.
