특허나 상표와 달리 디자인등록은 상대적으로 비효율적으로 여겨져 등록을 게을리하는 일이 많다. 디자인등록도 독점권을 보장하는 등록이다. 권리는 많을수록 좋으며 없는 것보다는 있는 것이 낫다. 디자인등록의 보호범위와 그에 따른 효용성을 따져보고 효율적인 등록전략에 대해 알아보자.
먼저 지식재산권의 보호 대상을 명확히 해보자. 특허는 기술적 아이디어를 보호한다. 기술이 형상화된 구체적인 형태가 아니라 작동 원리나 각 요소의 구성 내지 결합을 보호한다는 의미이다. 상표는 제조자나 판매자를 알 수 있는 모든 표지를 보호한다. 기본적으로 문자와 로고가 있으며 그 외 제품 형태, 색채, 냄새, 소리 등 출처표시기능이 있는 것이면 요건만 갖추면 상표로 보호된다.
한편, 산업재산권으로 보호하는 디자인은 제품 디자인(Product design)에 한정되며 일반적으로 사용되는 디자인의 범위보다는 훨씬 좁은 개념이다. 과거에는 ‘의장(意匠)’으로 불렸는데, ‘意’는 아이디어라는 뜻이며, ‘匠’은 장식의 의미이다. 즉, 제품의 장식에 대한 아이디어이다. 디자인보호법에서는 ‘물품의 형상, 색채, 모양 또는 그들의 결합으로써 심미감을 일으키는 것’이라고 정의하고 있다.
업계 종사자들의 이야기를 들어보면 디자인등록은 특허나 상표에 비해 등록의 효용이 떨어지는 것으로 인식되는 듯하다. 권리범위가 너무 좁고 회피나 변형이 쉬워서 등록해봐야 권리를 주장하지 못하는 경우가 많다는 것이다. 다시 말해 디자인등록 해봐야 쓸모없다고들 한다. 실제로 디자인등록의 보호범위는 매우 좁다.
이론상으로는 디자인등록의 보호범위 역시 상표와 마찬가지로 ‘유사범위’까지 미치도록 되어 있으나, 물품의 기본적인 구성과 공지된 디자인을 전부 제외하고 새롭게 부가된 장식만을 보호하는 것이다 보니 정말 아주 조금만 변경해도 비유사로 보고 등록이 허가되고 권리도 미치지 않게 된다. 선행 디자인과 조금만 달라도 되므로 등록은 매우 쉽고, 등록디자인과 조금만 달라도 디자인권 침해에 해당하지 않는다.
아래는 법원에서 비유사로 본 디자인들이다. 계란판과 점퍼라는 물품의 기본적인 구성과 선행 공지 디자인을 전부 제외하고 남은 부분만으로 비교하면 이 정도의 디자인도 서로 비유사로 판단된다. 자세히 보면 세밀한 디테일이 다르다.
여기에 덧붙여 더욱 달갑지 않은 소식을 전하자면 디자인은 등록되어도 무효로 되는 확률이 통계상 상당히 높다. 디자인권이 완벽하게 유효하려면 이론상으로 전 세계 모든 디자인에 비해 신규하고 창작성이 있어야 하는데, 특허청 심사관의 심사는 완벽할 수 없고, 제품 디자인과 같이 실용적인 디자인은 아무리 본인이 창작한 것이라 해도 우연의 일치로 흡사하거나 상당히 유사한 디자인이 존재할 수 있다.
그래서 디자인권자가 권리행사를 하려 할 때 가장 먼저 하는 일이 검색할 수 있는 모든 매체를 뒤져서 등록 디자인보다 앞서 공지된 선행 디자인을 찾는 일이다. 이렇게 찾아낸 선행 디자인으로 등록 무효 심판을 청구할 수 있고, 특허청 통계에 의하면 등록 디자인이 심판에 의해 무효로 되는 확률은 대략 50%에 이른다.
물론 등록디자인의 절반이 무효라는 의미는 아니고 무효 심판 청구가 접수된 디자인이 무효될 확률이 50%인 것이므로 등록디자인 전체의 무효성은 이보다는 낮을 것이다. 어찌되었든 디자인이 등록되었더라도 디자인성에 대한 심사를 100% 신뢰할 수 없고 장차 권리행사를 하고자 할 때 상당히 높은 확률로 무효될 수도 있다는 점은 확실하다.
등록은 쉽지만 권리범위가 너무 좁아서 조금만 달라도 사용금지를 청구하기 어려운데 무효될 가능성까지 높다니, 정말 디자인은 등록해도 되는 것일까? 오히려 말썽만 일으키게 되는 것이 아닐까?
이론상으로는 이 같은 의심이 참으로 타당하고 반박하기 어렵다. 많은 심판과 소송에서 아무리 봐도 모티브나 기본 디자인을 그대로 모방하고 디테일만 약간 변형한 정도인 것으로 심증이 가는데도 디자인보호법의 원리상 비유사로 판단되어 보호받지 못하는 경우를 많이 보았다.
또 등록디자인권을 행사하겠다고 보내온 내용증명에 대해 가장 먼저 하는 일이 선행 공지 디자인을 찾아내는 일이며, 십중팔구는 선행 디자인을 찾아내어(그것도 동일한 것으로!) 해결한다.
하지만 반대의 경우도 참 많이 보았다. 디자인등록의 효용이 약하고 권리범위가 좁아 등록해봐야 소용없다는 업계의 구전만을 듣고, 등록도 없이 오리지널 디자인을 그냥 공지했다가 카피가 너무 많이 생겨서 뒤늦게 후회한다. 등록이 없으니 동일한 디자인에도 권리를 행사할 수 없는 것이다.
디자인등록이 있었다면 최소한 동일하게 카피한 것은 막을 수 있지 않은가. 또한, 대부분의 디자인은 기존 제품 디자인을 약간만 변형한 것이나, 가끔 완전히 새로운 제품 디자인이 출현하는 경우가 있다.
그런 경우는 절대 권리범위가 좁지 않다. 새로운 디자인은 흔한 디자인보다 당연히 유사범위가 넓으며 유사 제품이 너무 많이 나오기 전까지는 디자인 모방을 상당히 방어할 수 있다. 새로운 디자인은 반드시 등록해야 한다. 아무리 권리범위가 좁더라도 등록이 있어 유사시에 무기를 휘두를 수 있는 것과 아무것도 없어 방관만 해야 하는 것은 천지차이다.
또 한가지, 실무적으로는 등록디자인이 있다는 것만으로도 효력이 있다. 내용증명에 대해 열에 아홉은 따지지도 않고 그냥 디자인을 바꾸거나 제품을 폐기한다. 분쟁이 싫고 번거롭기 때문이다.
등록 디자인의 실제 권리범위와는 다른 문제다. 제품 디자인은 계속 변하기 때문에 그 모든 디자인을 전부 등록하기는 어렵다. 그러나 중요한 디자인은 등록해두는 것이 경영상 좋고 오리지널 디자인이라면 반드시 등록할 필요가 있다. 좁아도 등록이 있는 것이 없는 것보다 낫다는 점을 명심하자.
이때 등록전략을 세밀하게 세운다면 보다 효율적으로 권리를 확보할 수 있다. 대표적으로 부분디자인 제도를 적극 활용하는 방법이 있다. 부분디자인이란 제품 전체 디자인에 대해 권리를 달라고 신청하지 않고 새롭게 창작한 제품의 일부 디자인에만 권리를 신청하는 것을 말한다.
컵의 손잡이의 끝에만 창작된 디자인이 있다면 그 부분만 실선으로 표시하여 권리를 신청하고 나머지는 파선으로 하여 권리 설정에서 제외한다. 이렇게 하면 향후 컵 본체의 모양이 다소 다르더라도 손잡이 끝이 같으면 침해를 주장할 수 있다.
또한 비밀디자인 제도를 적극 활용하는 것도 고려해볼만 하다. 비밀디자인은 디자인이 등록되더라도 일정기간 동안 디자인을 공지하지 않는 것이다. 공보는 있는데 도면이 없다. 형태디자인에 대한 아이디어는 나왔지만 실제 제품 출시는 당장은 어렵다면 비밀디자인을 통해 타인의 모방이나 시장진입을 미리 막아 두는 것도 좋을 것이다.
