중국에서의 성장이 꺾이면서 K-Beauty 브랜드가 주춤하나 싶더니 다시 분위기가 심상치 않다. 이제 중국을 넘어 아시아, 남미 등 세계로 활발히 뻗어가고 있으며 정부에서도 적극 지원한다. 뷰티 기업이 해외 진출할 때. 가장 중요한 지식재산권은 역시 브랜드다. 해외 상표등록 전략을 어떻게 세우면 좋을지 자세히 알아보자.
한국 화장품 브랜드가 아시아 전체에서 반응이 뜨겁다. ‘메이드 인 코리아’라는 국가브랜드 가치 상승에 힘입어 동남아시아는 물론 중동과 중앙아시아, 서아시아, 남미에서까지 반응이 괜찮은 모양이다. 하루에도 수 만개 제품이 나온다는 한국 시장에서 까다로운 한국 소비자를 만족시키고 살아남은 브랜드들은 해외 바이어들도 적극적으로 도입해보려고 한다. 수출 제조 위주의 우리나라로서는 또 하나의 기회이다.
대부분 해외에 수출하게 되는 경우에는 해당 국가의 바이어나 에이전트가 일정기간 독점판매를 조건으로 식약처 허가 등 일체 수속을 책임지고 판매량도 보장해주는 계약을 하게 된다. 그런데 많은 회사들이 계약 시 특허나 상표 등의 지식재산권의 등록과 사용에 대해 제대로 약정하지 않고 판매 위주로만 계약서를 작성하다 낭패를 본다.
특히 상표권이 문제되는데 특허나 디자인권과 달리 상표권의 경우는 선등록주의를 원칙으로 먼저 등록한 자가 권리를 갖도록 되어 있어 에이전트나 바이어가 본사보다 먼저 상표를 선점해두는 경우가 종종 생기는 것이다.
에이전트 입장에서는 허가부터 마케팅, 판매까지 일체를 책임지는 데 제품 독점 수입을 보장해주는 수단이라고는 사적 계약서 한 장뿐이니 상표권 선점을 통해서라도 독점 계약을 강요하고 싶을 것이다. 이는 한국 기업이 에이전트가 되어 해외 제품을 국내 수입할 때도 자주 일어나는 일이다.
그러나 상표권 등 지식재산권은 반드시 본사가 가져야 향후 계약 관리나 실제 모방품 단속 시 문제가 없다. 에이전트가 상표권을 가지고 있다가 본사와의 관계가 틀어지면 무효심판 등을 통하지 않으면 상표등록을 회수할 도리가 없는데 많은 경우 해외에서의 상표등록무효심판은 쉽지 않다.
에이전트나 바이어가 제품에 관심을 보이거나 계약이 성사될 것 같으면 반드시 정식 계약 전에 상표출원부터 해야 한다. 상표출원은 출원서 작성에 시간이 오래 걸리지 않기 때문에 늦어도 1주일 안에 대개는 출원서 제출이 완료된다. 계약서 작성 와중에 출원을 진행해도 늦지 않다는 말이다.
또한 계약 시 독점 기간이나 판매량, 단가 등만 정하지 말고, ‘상표권은 본사가 등록 및 권리 유지를 책임질 것이며, 에이전트에게는 독점 기간에 따른 일정 기간 상표 사용허락을 한다’는 취지의 조항도 포함시키는 것이 좋다.
상표권자가 본사라는 점을 상호 양해하였고 에이전트는 단순히 사용허락을 받은 자라는 것을 암시하는 내용으로 향후 분쟁 방지에 큰 도움이 된다.
해외에 상표등록을 하는 방법은 크게 두가지로 나눌 수 있다. 하나는 해당 국가 대리인을 선임하여 국가별로 각각 등록을 하는 것이고, 또 하나는 국제등록제도를 이용하는 것이다.
어느 쪽이든 한국 대리인을 컨트롤 타워로 선임하여 해외 등록 전체를 위임하는 것이 좋은데, 사건 관리 면에서 효율적인 점도 있지만 출원부터 해당 국가의 상표법을 충분히 이해한 채로 적절하게 출원 전략을 세워 출원하고, 거절이유 지적 등 문제 상황 발생 시에도 제대로 대처하기 위함이다.
가끔 기업에서 직접 해외 대리인을 물색 후 연락해서 상표출원을 진행하거나 특허청이나 국제사무국에 직접 서류를 제출해서 출원을 하는 경우를 보는데, 해당 국가 상표법에 대한 기본적인 이해 없이 출원서를 자의적으로 작성하는 것은 권할 만한 일이 아니다.
출원을 잘못해서 아예 취하 후(취하라도 할 수 있으면 다행이다) 재출원 해야 하거나 출원의 하자를 보정하는데 출원하여 아낀 비용보다 훨씬 큰 비용을 쓰게 되는 경우를 자주 본다. 전문가에게 맡기는 것이 현명하다.
한편, 해외상표등록 시에는 최대한 국제등록제도를 활용하는 것을 권한다. 대부분의 국가에서 비용이 크게 절감된다. 2개 국가만 되어도 비용이 대폭 줄어들고, 한국기업이 흔히 출원해두는 미국, 중국, 유럽, 일본 4개국을 지정할 경우에는 개별국 출원 대비 약70%의 비용을 절감할 수 있다.
국제등록으로 진행하더라도 법적인 효과나 절차는 개별 출원을 하는 것과 동일하다. 다만 마드리드 조약에 의한 국제상표등록은 단점이 있어 무조건 국제등록으로 진행하는 것이 능사는 아니다.
국제상표등록 제도의 기본적인 아이디어는 자국 등록의 영역 확장 개념이다. 국내 기초출원이나 등록이 반드시 있어야 하며, 해당 출원이나 등록이 거절되거나 무효되거나 하는 등의 이유로 소멸하면 국제등록 전체가 효력을 잃는다.
이른바 센트럴 어택(Central attack)이라 한다. 즉 국내 출원과 동시에 진행하는 것은 위험하며 반드시 국내 출원이 최소한 공고 된 후에 국제등록을 진행해야 탈이 없다. 국내 출원과 해외 출원 간 시간 차에 대해서는 크게 걱정할 것은 없다. 6개월 이내 우선권 주장으로 국제출원일을 국내 출원일로 소급 받아 출원일을 보전 받을 수 있다.
일반적으로 국내 출원과 동시에 해외 출원도 고려하고 있는 경우. 다음과 같은 절차로 진행하면 좋다.
또한 이란이나 베트남 등 국제등록 조약에 가입되어 있고 출원도 가능하나 실효적으로 제도 운영이 안되는 국가들도 국제등록이 비효율적이다. 외적으로는 조약 가입국이므로 상표등록의 효력이 있는데 실제적으로는 상표권 행사가 안되거나 상표등록 조회가 안된다. 이런 국가들은 개별 등록을 하는 것이 좋다.
또, 출원 등 모든 절차가 국제사무국을 경유하여 이뤄지다 보니 개별 등록보다 다소 느리게 진행되는 점도 있다. 간단한 서류도 국제사무국을 경유하면 해당국 특허청에 전달되는데 4개월 이상 걸린다. 빠른 등록이 필요한 경우라면 개별등록이 나을 수도 있다. 그러나 인도네시아 등 애초에 등록이 4년 이상 걸리는 국가라면 국제등록이나 개별등록이나 다를 것이 없다.
처음 해외에 진출하는 기업이라면 몰라도 이미 해외에 거래망이 있는 경우라면 브랜드 런칭 시 국내 뿐만 아니라 해외 상표등록도 염두에 두고 네이밍하는 것이 좋다. 이때 해외에서의 등록가능성 검토의 경우, 엄밀하게는 등록 대상 국가의 각 대리인을 선임하여 의견을 받는 것이 바람직하다.
그러나 해외에서는 출원 비용보다 등록가능성 검토비용이 훨씬 큰 경우가 많으므로, 대개는 온라인 DB를 활용하여 자체적으로 어느 정도 판단해보고 상당히 유사한 것이 없으면 그냥 해외 출원을 진행하고 문제가 생기면 사후적으로 해결하는 것을 더 선호한다.
해외상표등록 일괄 검색 온라인 DB로는 유럽특허청에서 관리하는 TMview(www.tmdn.org/tmview)가 권할 만하며, 국제사무국(WIPO)에서 운영하는 Global brand database(www.wipo.int/branddb/en)도 참고하면 좋다. 또 원활히 검색되지는 않지만 동남아시아 국가들의 상표 DB인 Asean TMview(www.asean-tmview.org)도 있다.
